Resumen de la Ley de Marcas Registradas de 2022: NFT, marcas distintivas y la Primera Enmienda | McNees Wallace y Nurick LLC


TOKENS NO FUNGIBLES E INFRACCIÓN DE MARCAS: ¿DÓNDE ESTÁ LA LEY?
En el Nike contra StockX, LLC, Nike presentó una demanda por infracción de marca registrada contra StockX, LLC, un minorista de zapatillas para reventa en línea, en febrero de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Es importante seguir este caso porque probablemente dará forma al curso de cómo se aplica la ley de propiedad intelectual a los tokens no fungibles (NFT).

La brecha golpeó el radar de Nike cuando StockX lanzó Vault NFT, una colección de tokens digitales donde los clientes de StockX pueden comprar un Vault NFT vinculado a una zapatilla StockX. Muchas de las zapatillas que ofrece StockX son zapatillas Nike. La compra, venta e intercambio de zapatillas raras ha sido una moda popular para muchos coleccionistas durante décadas. La adquisición de un Vault NFT facilita que los clientes compren, intercambien y vendan zapatillas raras sin tomar posesión física del zapato. Una vez que el cliente está listo para tomar posesión física de la zapatilla, simplemente necesita canjear la NFT Vault en línea y la zapatilla vinculada a NFT se envía directamente a la dirección del cliente. Nike ha impugnado este proceso, aunque la propia empresa permite a los minoristas autenticar y revender sus zapatillas en cualquier momento. De hecho, según la respuesta de StockX a la denuncia, muchos altos ejecutivos de Nike compran zapatos con frecuencia a través del sitio web de StockX.

La posición de Nike en el caso es que los Vault NFT hacen uso de las marcas registradas de Nike y que StockX está capitalizando la buena voluntad de Nike, lo que hace que los clientes paguen “precios muy inflados” por sus zapatillas. Los NFT de Vault en cuestión muestran zapatillas Nike y las marcas registradas de Nike en esas zapatillas, sin el permiso de Nike. StockX argumenta que este es un uso justo de las marcas registradas de Nike, no muy diferente de las tiendas de comercio electrónico que usan imágenes y descripciones de productos que se venden en línea. Toda la posición de StockX gira en torno a su argumento de que los NFT no son productos virtuales o zapatillas digitales porque, en este caso, están vinculados a un bien físico que ya ha sido autenticado por StockX.

El Tribunal de Distrito tendrá la tarea de determinar si se trata de un caso de infracción de marca procesable. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos aplica la “prueba de Rogers” para determinar cuándo es procesable el uso de una marca registrada en una obra de arte, que establece que tales usos son procesables solo si la marca registrada no tiene “importancia artística” para el trabajo subyacente, o induzca a error explícito en cuanto a la fuente o el contenido del trabajo (ver Rogers contra Grimaldi). Para muchos interesados ​​en acuñar sus propios NFT o defender el uso de sus marcas registradas en NFT, este fallo podría tener implicaciones de gran alcance para la aplicación de la Ley Lanham al espacio NFT. El caso se encuentra actualmente bajo descubrimiento y vale la pena vigilarlo a medida que avanza el caso.

MSCHF EL MAL SIGUE
El equipo de propiedad intelectual de McNees hizo un seguimiento de Nike v. MSCHF resultó en una acción de infracción de marca registrada de Nike contra MSCHF por su controvertida nueva versión de un zapato Nike, en colaboración con el rapero Lil Nas X. Nike se distanció de la zapatilla modificada de MSCHF, conocida como Satan Shoes.

Resulta que MSCHF Production Studio no ha renunciado a sus colaboraciones de remake de zapatos con artistas conocidos. Vans, Inc. ha presentado una demanda por infracción de imagen comercial y marca registrada contra MSCHF en Vans, Inc. contra MSCHF Prod. Studio, Inc. por el uso de la marca “jazz stripe” de Vans, la marca “Flying-V”, la marca “OFF THE WALL”, la marca de la suela waffle y el logotipo de la plantilla de Vans en el zapato “Wavy Baby” de MSCHF hecho en colaboración con el rapero Tiga.

En el caso Nike v. MSCHF, los Satan Shoes eran zapatos Nike Air Mac 97 a los que MSCHF adjuntó símbolos satánicos pero, por lo demás, mantuvo intacta la marca Nike. En el caso de Vans, MSCHF parece estar intentando evitar el uso directo de las marcas registradas de Vans alterando las marcas registradas de Vans que se muestran de manera prominente en los zapatos. MSCHF argumentó que si bien el calzado se asemeja a los zapatos Old Skool de Vans, las distorsiones del diseño y las marcas registradas del calzado hacían que los zapatos Wavy Baby se distinguieran lo suficiente de los zapatos Old Skool de Vans. MSCHF también dijo que la creación de estos zapatos está protegida por la Primera Enmienda como una expresión paródica o artística de las marcas y la imagen comercial de Vans.

Se le pidió al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York que considerara si las diferencias en los zapatos eran lo suficientemente distintas como para no confundir a los consumidores y si el argumento de la Primera Enmienda de MSCHF tenía algún mérito. El tribunal de distrito finalmente concedió la solicitud de Vans de una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar con el argumento de que las sorprendentes similitudes visuales entre los zapatos y sus respectivos empaques podrían causar confusión en el consumidor. El Tribunal de Distrito reiteró que dos marcas no deben ser idénticas, sino similares para que haya probabilidad de confusión para el consumidor en virtud de la Ley Lanham y en la aplicación de los “Factores de Polaroid para la infracción de marcas” (ver Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp). Básicamente, el tribunal dictaminó que los consumidores aún pensarían que Vans respaldaba los zapatos Wavy Baby porque todavía era reconocible como un zapato Vans. El tribunal de distrito rechazó el argumento de la Primera Enmienda de MSCHF porque su supuesta parodia no era original a pesar de que MSCHF usaba su propia marca comercial y distorsionaba las marcas comerciales originales, y porque el tribunal no estaba convencido de que los zapatos y el empaque de Wavy Baby transmitieran un mensaje satírico.

Aquí, parece que MSCHF ha estado tratando de salirse con la suya con “malicia” dos años seguidos. En última instancia, no tuvo éxito, aunque alteró las marcas registradas y la imagen comercial de Vans en un esfuerzo por convertir el producto en su propia marca distintiva. Es importante recordar que las marcas registradas y la imagen comercial no tienen que ser idénticas para constituir una infracción de marca registrada. Solo necesitan ser lo suficientemente similares para que los consumidores confundan el origen de los bienes o servicios o crean erróneamente que el uso de las marcas registradas está aprobado por el propietario de la marca registrada. La alteración de las marcas registradas de otros, en un intento de crear las propias, presenta riesgos significativos y es poco probable que se preste a una defensa de uso justo, particularmente si el uso de las marcas registradas alteradas es un uso comercial.

LA PRIMERA ENMIENDA REEMPLAZA LA LEY LANHAM EN MARCAS COMERCIALES EXPRESIVAS
En 2018, Elster solicitó la marca comercial “TRUMP TOO SMALL” para camisetas, prendas de vestir y otros productos. Elster argumentó que la marca “TRUMP DEMASIADO PEQUEÑO” era una señal expresiva que pretendía transmitir “que ciertas características del presidente Trump y sus políticas son diminutas”. Un examinador de marcas registradas de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (UPSTO) rechazó esta solicitud de marca y concluyó que la marca no era registrable citando la sección 2(c) de la Ley Lanham que prohíbe el registro de una marca que “consiste en un nombre o lo incluye… identificar a un individuo vivo en particular” sin el consentimiento por escrito del individuo. El examinador de marcas argumentó además que la Primera Enmienda no fue violada por esta negación porque las barras de registro en la Ley Lanham no son restricciones de expresión, e incluso si lo son, tales se permiten restricciones La Sección 2(f) de la Ley Lanham también fue citada contra la marca comercial “TRUMP TOO SMALL” que prohíbe el registro de marcas comerciales que “falsamente sugieran una conexión con personas, vivas o muertas”. Elster apeló la decisión del examinador ante el USPTO Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) que confirmó la decisión del examinador de ref. utilizar el registro y señaló que no tenía autoridad para determinar la constitucionalidad de la sección 2(c) de la Ley Lanham.

Esto llegó a la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos cuando Elster apeló nuevamente este caso, argumentando que la negativa a registrarse era una restricción inconstitucional al discurso político en violación de la Primera Enmienda. El tribunal señaló en su dictamen, En Re:Elster, que el problema principal en este caso no era si Elster era libre de comunicar su mensaje sin el beneficio de un registro de marca, sino si una denegación de la sección 2 (c) podría “perjudicar legalmente el discurso en cuestión aquí”. Junto con las decisiones recientes de la Corte Suprema de EE. UU. que otorgan derechos más amplios de la Primera Enmienda a los solicitantes de marcas registradas, la opinión de la Corte del Circuito Federal revocó la denegación de la TTAB y sostuvo que esta denegación de la sección 2(c) era una violación de la Primera Enmienda aplicada porque la marca registrada estaba registrada por un discurso político protegido y controvertido que involucra a una figura pública, el presidente Donald J. Trump. El tribunal determinó además que dicha expresión siempre está protegida y que la denegación de tales solicitudes en virtud de la sección 2(c), solo porque el nombre del presidente Trump se incluyó en la solicitud de marca registrada, podría “enfriar la expresión en cualquier lugar de Internet en la tienda de comestibles”. Además, el tribunal determinó que la protección de la Primera Enmienda no se pierde con el argumento de que el discurso es de naturaleza comercial.

Este caso es una gran victoria para los solicitantes y propietarios de marcas registradas porque reconoce que las marcas registradas no solo son un indicador de la fuente, sino también un modo de expresión que es elegible para la protección de la Primera Enmienda cuando tienen la intención de transmitir un mensaje expresivo. Resoluciones como esta brindan más orientación sobre la “registrabilidad” de marcas expresivas que podrían invocar los derechos de la Primera Enmienda de un solicitante.



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